法律的滯后性是其固有屬性，商標(biāo)的被動(dòng)使用雖然沒(méi)有被法律明文規(guī)定，但是其是否可以被認(rèn)可不是是與非的問(wèn)題，而需要滿足多個(gè)條件，考量多種因素才能綜合判斷。注冊(cè)商標(biāo)僅能說(shuō)明其為該商標(biāo)所有權(quán)人，并不能產(chǎn)生真正商標(biāo)專有權(quán)意義上的價(jià)值，而通過(guò)使用給商標(biāo)帶來(lái)的價(jià)值則需要智慧地平衡已經(jīng)建立的社會(huì)公共秩序以及公眾對(duì)商標(biāo)法的預(yù)期。
我國(guó)商標(biāo)法雖然采取在先注冊(cè)制度，但是商標(biāo)真正的價(jià)值在于“使用”，隨著信息高速的交互與交通日益發(fā)達(dá)，商標(biāo)使用的表現(xiàn)形式越來(lái)越多樣化，無(wú)論是民眾對(duì)特有商品或服務(wù)的俗稱，抑或是代購(gòu)及海淘產(chǎn)業(yè)將海外品牌引進(jìn)境內(nèi)消費(fèi)者的視野，商標(biāo)知名度的擴(kuò)散在某種程度上越來(lái)越脫離原商品或服務(wù)的經(jīng)營(yíng)者，而是借助外部力量發(fā)展壯大。那么在此情況下，這種使用方式是否可以構(gòu)成商標(biāo)的使用行為呢?
商標(biāo)被動(dòng)使用的形式及爭(zhēng)議
以往商標(biāo)使用行為通常是符合我國(guó)《商標(biāo)法》在第四十八條規(guī)定的行為，“是指將商標(biāo)用于商品、商品包裝或者容器以及商品交易文書上，或者將商標(biāo)用于廣告宣傳、展覽以及其他商業(yè)活動(dòng)中，用于識(shí)別商品來(lái)源的行為?！奔礄?quán)利人主動(dòng)地采用上述形式使用商標(biāo)，稱為商標(biāo)的“主動(dòng)使用”。[1]
但是近年來(lái)，出現(xiàn)越來(lái)越多這樣的現(xiàn)象，即除享有商標(biāo)使用權(quán)人以外的社會(huì)公眾以及媒體對(duì)已注冊(cè)商標(biāo)俗稱的宣傳報(bào)道使用，進(jìn)而產(chǎn)生區(qū)分不同商品來(lái)源、保證產(chǎn)品質(zhì)量的實(shí)際效果行為;[2] 以及社會(huì)公眾對(duì)尚未在入駐中國(guó)的品牌，通過(guò)代購(gòu)或者海淘的方式，使得該未在中國(guó)注冊(cè)的商標(biāo)享有一定的知名度，這種使用屬于商標(biāo)的“被動(dòng)使用”。
商標(biāo)俗稱被社會(huì)公眾或者媒體報(bào)道而被動(dòng)使用的模式下，商品或者服務(wù)的經(jīng)營(yíng)者自身并未對(duì)商標(biāo)俗稱進(jìn)行主動(dòng)的投入，但卻獲得了甚至遠(yuǎn)高于本商標(biāo)的推廣效果，若將商標(biāo)俗稱這個(gè)社會(huì)公眾集體的智慧結(jié)晶授權(quán)予商品或者服務(wù)的經(jīng)營(yíng)者，那么對(duì)于在先申請(qǐng)?jiān)撋虡?biāo)俗稱并進(jìn)行主動(dòng)使用的第三人而言，從形式正義的角度而言實(shí)有不公。
而海淘代購(gòu)等行為，商品或者服務(wù)的經(jīng)營(yíng)者的目標(biāo)地域并不是中國(guó)，也沒(méi)有主動(dòng)推廣使用，但卻獲得消費(fèi)者的對(duì)商品或者服務(wù)來(lái)源的認(rèn)知，在此條件下，如果將該境外商標(biāo)授予商品或者服務(wù)的經(jīng)營(yíng)者，將違背商標(biāo)法的地域性原則。
司法實(shí)踐對(duì)被動(dòng)使用態(tài)度之轉(zhuǎn)變
《最高人民法院關(guān)于審理商標(biāo)授權(quán)確權(quán)行政案件若干問(wèn)題的意見》第二十條第二款規(guī)定：“商標(biāo)權(quán)人自行使用、許可他人使用以及其他不違背商標(biāo)權(quán)人意志的使用，均可認(rèn)定屬于實(shí)際使用的行為?！比绻f(shuō)被動(dòng)使用不違背商標(biāo)權(quán)人意志，是否可以認(rèn)定為實(shí)際使用，對(duì)此法律也未明確規(guī)定。
我國(guó)司法實(shí)踐中對(duì)“被動(dòng)使用”的態(tài)度，最初采取的是直接否定，從“偉哥”[3] 案到“索愛(ài)”[4] 案，法院認(rèn)為標(biāo)識(shí)其受法律保護(hù)的前提是，對(duì)該標(biāo)識(shí)主張權(quán)利的人必須有主動(dòng)實(shí)際使用該標(biāo)識(shí)的行為，且該標(biāo)識(shí)已能夠識(shí)別其商品來(lái)源。到后來(lái)的“廣本”[5] 案“路虎”[6] 案中，法院雖然沒(méi)有明確強(qiáng)調(diào)被動(dòng)使用這一概念，但是基于“標(biāo)識(shí)己被社會(huì)公眾認(rèn)可并使用”、“具備了商標(biāo)的作用”、“實(shí)際使用效果及影響及于商家”等事實(shí)，推導(dǎo)出其實(shí)質(zhì)等同于商家的使用;[7] 直到廣云貢餅案的判決中，法院認(rèn)為，某一標(biāo)志能否成為商標(biāo)，不在于商標(biāo)權(quán)人對(duì)該標(biāo)志是“主動(dòng)使用”還是“被動(dòng)使用”，關(guān)鍵是生產(chǎn)者與其產(chǎn)品之間以該標(biāo)志為媒介的特定聯(lián)系是否已經(jīng)建立。[8] 可見我國(guó)司法實(shí)踐中對(duì)被動(dòng)使用認(rèn)定從“制造商激勵(lì)”理論[9] 轉(zhuǎn)變?yōu)椤跋M(fèi)者保護(hù)”理論[10] ，對(duì)于被動(dòng)使用的認(rèn)定是一種極其例外的情況。
在美國(guó)，商標(biāo)法經(jīng)過(guò)近百年的發(fā)展，也積累了一系列涉及未注冊(cè)商標(biāo)公眾使用的判例。這些判例包括Coca-Cola)訴Koke Co. of Am.案，Bunny Club案 Volkswagenwerk Aktiengesellschaft訴Hoffman案、“BIG BLUE”案等，這些判例所形成的規(guī)則被稱為“公眾使用規(guī)則(Public Use Rule或Public Use Doctrine)”即：主張即使商標(biāo)持有人未使用商標(biāo)昵稱，若不反對(duì)公眾使用，其在商標(biāo)昵稱上的權(quán)利便應(yīng)獲得保護(hù)。[11]
但是被動(dòng)使用雖然在司法實(shí)踐中被認(rèn)可，但其適用需具備相應(yīng)的條件，不能普遍適用。
商標(biāo)被動(dòng)使用并阻卻他人的條件嚴(yán)苛
美國(guó)商標(biāo)法通過(guò)上述判例進(jìn)一步明確了公眾使用規(guī)則的使用條件，(一)除在先的標(biāo)識(shí)的公眾使用外，若商標(biāo)持有人“類似使用(analogous use)”了該標(biāo)識(shí)，便應(yīng)享有排除他人使用該標(biāo)識(shí)的權(quán)利。第二，僅依靠在先的標(biāo)識(shí)的公眾使用，但商品或服務(wù)經(jīng)營(yíng)者沒(méi)有任何使用時(shí)，應(yīng)考察公眾使用的目的，若標(biāo)識(shí)公眾使用的目的是給該商品或服務(wù)經(jīng)營(yíng)者帶來(lái)與其該標(biāo)識(shí)相關(guān)的利潤(rùn)，商品或服務(wù)經(jīng)營(yíng)者應(yīng)享有排除他人使用該標(biāo)識(shí)的權(quán)利。[12]
根據(jù)我國(guó)的相關(guān)判例，筆者認(rèn)為對(duì)于被動(dòng)使用是否構(gòu)成在先使用至少需要滿足以下幾個(gè)因素：
首先，被動(dòng)使用的標(biāo)識(shí)與特定商品和服務(wù)以及其提供者三者之間已經(jīng)具有緊密的，唯一的對(duì)應(yīng)關(guān)系，這是被動(dòng)使用被認(rèn)可的核心要件；一個(gè)市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)者經(jīng)過(guò)長(zhǎng)期的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，媒體報(bào)道（被動(dòng)使用）的標(biāo)識(shí)已經(jīng)與其提供商品和服務(wù)產(chǎn)生特定聯(lián)系，即使該標(biāo)識(shí)其并沒(méi)有主動(dòng)使用過(guò)，依然應(yīng)認(rèn)為構(gòu)成商標(biāo)使用。 被動(dòng)使用在先，也形成了特定的對(duì)應(yīng)關(guān)系，則可以對(duì)抗在先申請(qǐng)商標(biāo)。如果不能產(chǎn)生與特定商品和服務(wù)以及其提供者三者之間已經(jīng)唯一的對(duì)應(yīng)關(guān)系，說(shuō)明其并未得到社會(huì)公眾的認(rèn)可，其實(shí)際使用的效果帶來(lái)的商譽(yù)也未影響到商品或者服務(wù)的經(jīng)營(yíng)者，在此情況下被動(dòng)使用不應(yīng)被認(rèn)可，也不能對(duì)抗在先申請(qǐng)的商標(biāo)。
其次，被動(dòng)使用形式多，數(shù)量廣。 如果僅有媒體報(bào)道或者消費(fèi)者的口耳相傳作為使用證據(jù)，則需考慮受眾群體大小，越知名的媒體，認(rèn)可度應(yīng)越高，除此之外還需要看報(bào)道或者消費(fèi)者傳播的內(nèi)容側(cè)重于商業(yè)宣傳還是事實(shí)評(píng)論，越偏向于商業(yè)宣傳性認(rèn)可度應(yīng)越高，越偏向于事實(shí)評(píng)論認(rèn)可度越低;報(bào)道媒體的類型越多，消費(fèi)者數(shù)量越多，認(rèn)可度應(yīng)越高，類型越少數(shù)量越低，認(rèn)可度應(yīng)越低。
再次，被動(dòng)使用的行為應(yīng)當(dāng)發(fā)生在中國(guó)境內(nèi)。 商標(biāo)權(quán)利具有地域性，即一個(gè)國(guó)家或地區(qū)依照本國(guó)或本地區(qū)的商標(biāo)法律規(guī)定所授予的商標(biāo)權(quán)，僅在該國(guó)或該地區(qū)有效，也就是說(shuō)媒體應(yīng)當(dāng)是在中國(guó)大陸境內(nèi)的媒體，而對(duì)于僅通過(guò)代購(gòu)事實(shí)作為商標(biāo)使用證據(jù)的，如果境外標(biāo)識(shí)雖然在他國(guó)具有很高知名度，但是沒(méi)有進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)，依然不能認(rèn)可這樣的知名度，不能給予過(guò)強(qiáng)的保護(hù)。但是，也不能過(guò)于刻板的理解地域性，對(duì)于進(jìn)入中國(guó)的市場(chǎng)的外國(guó)商業(yè)標(biāo)識(shí)，可以參考國(guó)外知名因素，降低使用證據(jù)的要求。
最后，商品或服務(wù)的經(jīng)營(yíng)者對(duì)于被動(dòng)使用商標(biāo)的與其之間的指代關(guān)系明確表示認(rèn)可和同意。 由于商標(biāo)權(quán)益為私權(quán)，基于私法自治、私權(quán)處分的原則，商標(biāo)權(quán)人當(dāng)然也享有放棄該權(quán)益的自由。若商品或服務(wù)經(jīng)營(yíng)者人曾明確表示對(duì)有關(guān)特定聯(lián)系的建立不能接受，其被動(dòng)使用行為不能阻卻他人的注冊(cè)。
法律的滯后性是其固有屬性，商標(biāo)的被動(dòng)使用雖然沒(méi)有被法律明文規(guī)定，但是其是否可以被認(rèn)可不是是與非的問(wèn)題，而需要滿足多個(gè)條件，考量多種因素才能綜合判斷。注冊(cè)商標(biāo)僅能說(shuō)明其為該商標(biāo)所有權(quán)人，并不能產(chǎn)生真正商標(biāo)專有權(quán)意義上的價(jià)值，而通過(guò)使用給商標(biāo)帶來(lái)的價(jià)值則需要智慧地平衡已經(jīng)建立的社會(huì)公共秩序以及公眾對(duì)商標(biāo)法的預(yù)期。
注釋：
[1]劉孟斌,寧崇怡.論《商標(biāo)法》第三十一條在商標(biāo)“被動(dòng)使用”問(wèn)題上的適用[J].電子知識(shí)產(chǎn)權(quán),2014(04):84-87.
[2]涂龍文. 論商標(biāo)被動(dòng)使用下的利益保護(hù)問(wèn)題[D].江西財(cái)經(jīng)大學(xué),2014.
[3](2009)民申字第313號(hào)最高人民發(fā)運(yùn)行政判決書
[4](2010)知行字第48號(hào)最高人民法院行政判決書
[5] (2013)行提字第23號(hào)最高人民法院行政判決書
[6] (2011)高行終字第1151號(hào)
[7] 謝林良. 商標(biāo)被動(dòng)使用問(wèn)題研究[D].西南政法大學(xué),2016.
[8](2013)知行字第40號(hào)最高人民法院判決書
[9]商標(biāo)法對(duì)注冊(cè)商標(biāo)提供的商標(biāo)專用權(quán)的保護(hù)，以及對(duì)未注冊(cè)商標(biāo)提供的在先使用權(quán)益的保護(hù)，均是為了保護(hù)商標(biāo)權(quán)人努力建立起來(lái)的此種聯(lián)系不被他人所破壞或損害;
[10]從消費(fèi)者的角度來(lái)看，則是為了保護(hù)消費(fèi)者對(duì)市場(chǎng)中存在的此種聯(lián)系的信賴。
[11]董篤篤.論商標(biāo)法中的“公眾使用規(guī)則”——以吉利“陸虎”商標(biāo)爭(zhēng)議案為例[J].知識(shí)產(chǎn)權(quán),2013(01):44-47+61.
[12]董篤篤.論商標(biāo)法中的“公眾使用規(guī)則”——以吉利“陸虎”商標(biāo)爭(zhēng)議案為例[J].知識(shí)產(chǎn)權(quán),2013(01):44-47+61.